向外國(guó)申請(qǐng)專利莫忘保密審查

專利申請(qǐng)需要保密審查的情形包括向外國(guó)申請(qǐng)專利權(quán)、 專利申請(qǐng)涉及國(guó)防利益需要保密的等。

 

法律規(guī)定

 

《專利法》：

 

第四條 申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造涉及國(guó)家安全或者重大利益需要保密的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

 

第十九條（原第二十條） 任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國(guó)務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行。

 

中國(guó)單位或者個(gè)人可以根據(jù)中華人民共和國(guó)參加的有關(guān)國(guó)際條約提出專利國(guó)際申請(qǐng)。申請(qǐng)人提出專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)遵守前款規(guī)定。

 

國(guó)務(wù)院專利行政部門依照中華人民共和國(guó)參加的有關(guān)國(guó)際條約、本法和國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定處理專利國(guó)際申請(qǐng)。

 

對(duì)違反本條第一款規(guī)定向外國(guó)申請(qǐng)專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國(guó)申請(qǐng)專利的，不授予專利權(quán)。

 

《專利法實(shí)施細(xì)則》：

 

第八條 專利法第二十條所稱在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)方案的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在中國(guó)境內(nèi)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型。

 

任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)按照下列方式之一請(qǐng)求國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查：

 

（一）直接向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)事先向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出請(qǐng)求，并詳細(xì)說(shuō)明其技術(shù)方案；

 

（二）向國(guó)務(wù)院專利行政部門申請(qǐng)專利后擬向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)在向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)前向國(guó)務(wù)院專利行政部門提出請(qǐng)求。

 

向國(guó)務(wù)院專利行政部門提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，視為同時(shí)提出了保密審查請(qǐng)求。

 

審查思路

 

專利制度是一種“公開(kāi)換保護(hù)”的制度，原則上獲得專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造必須予以公開(kāi)，但如果申請(qǐng)專利的發(fā)明創(chuàng)造涉及國(guó)家安全或重大利益需要保密的，將其公開(kāi)就會(huì)損害國(guó)家安全或重大利益。因此，有必要建立相應(yīng)的保密審查制度。

 

對(duì)于在中國(guó)境內(nèi)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型，無(wú)論申請(qǐng)人是中國(guó)單位或者個(gè)人，還是外國(guó)人、外國(guó)企業(yè)或者外國(guó)其他組織，只要在審查過(guò)程中證實(shí)該專利申請(qǐng)或者該專利未經(jīng)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局保密審查就已經(jīng)向外國(guó)申請(qǐng)專利，則對(duì)于在中國(guó)的專利申請(qǐng)不予授權(quán)，對(duì)于已授權(quán)的專利應(yīng)予宣告無(wú)效，即使發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案并不涉及國(guó)家安全或者重大利益。

 

1.適用主體是任何單位或者個(gè)人

 

《專利法》第20條第1款適用主體是“任何單位或者個(gè)人”。

 

2.發(fā)明創(chuàng)造是否為發(fā)明或者實(shí)用新型

 

僅適用于發(fā)明或者實(shí)用新型，向外申請(qǐng)外觀設(shè)計(jì)無(wú)需履行保密審查手續(xù)。

 

3.實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否相同

 

基于一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型技術(shù)方案的研發(fā)過(guò)程，其實(shí)質(zhì)性內(nèi)容通常是指該發(fā)明或者實(shí)用新型相對(duì)于其現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)之處。這里所謂的“現(xiàn)有技術(shù)”既可以是該專利文件所記載的背景技術(shù)，也可以是在行政審查程序中所確定的申請(qǐng)日前的已有技術(shù)，還可以參考當(dāng)事人在相關(guān)程序中所確認(rèn)的已有技術(shù)內(nèi)容。

 

4.上述實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否在中國(guó)境內(nèi)完成

 

判斷專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否在國(guó)內(nèi)完成，可以從以下兩個(gè)角度綜合考察。一是從專利權(quán)人住所地的角度，二是從發(fā)明人國(guó)籍及工作地點(diǎn)的角度。

如果專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人的主要研發(fā)基地和發(fā)明人的工作地點(diǎn)都在中國(guó)境內(nèi)，在專利申請(qǐng)人或?qū)＠麢?quán)人沒(méi)有提供充足證據(jù)證明發(fā)明技術(shù)方案不是在中國(guó)境內(nèi)完成的情況下，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定發(fā)明技術(shù)方案實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是在中國(guó)境內(nèi)完成的。

 

5.是否履行保密審查義務(wù)

 

對(duì)于符合條件的專利，應(yīng)履行保密審查義務(wù)，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)發(fā)明或?qū)嵱眯滦蜔o(wú)法獲得專利法保護(hù)的法律后果。

 

提出保密審查請(qǐng)求的幾種方式

 

1.以技術(shù)方案形式單獨(dú)提出保密審查請(qǐng)求

 

直接向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)事先向?qū)＠痔岢稣?qǐng)求，并詳細(xì)說(shuō)明其技術(shù)方案。

 

2.申請(qǐng)中國(guó)專利之后提出保密審查請(qǐng)求

 

向?qū)＠稚暾?qǐng)專利后擬向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)的，應(yīng)當(dāng)在向外國(guó)申請(qǐng)專利或者向有關(guān)國(guó)外機(jī)構(gòu)提交專利國(guó)際申請(qǐng)前向?qū)＠痔岢稣?qǐng)求。

 

3.PCT國(guó)際申請(qǐng)視為同時(shí)提出保密審查請(qǐng)求

 

向?qū)＠痔峤粚＠麌?guó)際申請(qǐng)的，視為同時(shí)提出了保密審查請(qǐng)求，無(wú)需單獨(dú)提出保密審查請(qǐng)求。

 

案例闡述

 

案例：第55586號(hào)無(wú)效決定，201720389490.8，一種可伸縮的傳動(dòng)總成裝置及升降立柱【以案說(shuō)法案例，2022年復(fù)審委十大案件】

 

合議組認(rèn)為：

 

專利法第20條第1款規(guī)定，任何單位或者個(gè)人將在中國(guó)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型向外國(guó)申請(qǐng)專利的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)國(guó)務(wù)院專利行政部門進(jìn)行保密審查。保密審查的程序、期限等按照國(guó)務(wù)院的規(guī)定執(zhí)行。專利法第20條第4款規(guī)定，對(duì)違反本條第一款規(guī)定向外國(guó)申請(qǐng)專利的發(fā)明或者實(shí)用新型，在中國(guó)申請(qǐng)專利的，不授予專利權(quán)。

 

本案中，請(qǐng)求人主張：本專利未進(jìn)行保密審查，應(yīng)當(dāng)宣告全部無(wú)效，具體理由為：1）證據(jù)1-2、證據(jù)1-3、證據(jù)1-4證明本專利與US62/436730號(hào)美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)屬于同一主題的相同申請(qǐng)；2）證據(jù)2-1、2-2證明本專利的發(fā)明人均為中國(guó)人，發(fā)明人的研發(fā)地址及專利申請(qǐng)人在中國(guó)大陸，專利權(quán)人在中國(guó)大陸具有完善的研發(fā)體系和研發(fā)機(jī)構(gòu)且依托國(guó)家/省級(jí)的研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行了大量的技術(shù)研發(fā)，本領(lǐng)域具有較大的技術(shù)壁壘，需要結(jié)合生產(chǎn)才能有效研發(fā)，且證據(jù)2-1招股說(shuō)明書(shū)發(fā)布之前專利權(quán)人在境外尚無(wú)研發(fā)公司，因此可以證明本專利發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案是在中國(guó)大陸境內(nèi)完成的；3）本專利技術(shù)方案未進(jìn)行保密審查，證據(jù)1-3未發(fā)現(xiàn)有符合保密審查規(guī)定的保密審查的相關(guān)文件。

 

專利權(quán)人則認(rèn)為：1）本專利的第一發(fā)明人胡仁昌具有研發(fā)能力，本專利的發(fā)明創(chuàng)造主要是胡仁昌在美國(guó)完成的，發(fā)明創(chuàng)造在完成之后即申請(qǐng)了美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)，其他發(fā)明人是在交流過(guò)程中完成的創(chuàng)造；2）完成發(fā)明創(chuàng)造并非一定要有實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)，中國(guó)人也并非一定要在中國(guó)完成研發(fā)，在美國(guó)完成本專利的發(fā)明創(chuàng)造是事實(shí)，但無(wú)法提供證據(jù)證明，反證1可以作為這一事實(shí)的補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)。

 

對(duì)此，合議組認(rèn)為，專利法第20條是對(duì)專利申請(qǐng)人在國(guó)內(nèi)完成的發(fā)明或者實(shí)用新型擬在國(guó)外申請(qǐng)專利的限制，不僅明確規(guī)定了在向國(guó)外申請(qǐng)專利之前要提交保密審查的義務(wù)，亦規(guī)定了對(duì)不履行保密審查義務(wù)將不被授予專利權(quán)的后果。專利申請(qǐng)人/專利權(quán)人就同樣的發(fā)明或者實(shí)用新型先在國(guó)外申請(qǐng)專利，且未履行保密審查手續(xù)的，如果有初步證據(jù)表明所述發(fā)明或者實(shí)用新型的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在國(guó)內(nèi)完成具有高度蓋然性，而專利申請(qǐng)人/專利權(quán)人又不能提供充分的證據(jù)表明其發(fā)明或者實(shí)用新型的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在國(guó)外完成，則專利申請(qǐng)人/專利權(quán)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)其發(fā)明或者實(shí)用新型不能獲得專利保護(hù)的法律后果。

 

本案中，證據(jù)1-4為專利權(quán)人本人在美國(guó)的臨時(shí)專利申請(qǐng)，申請(qǐng)日為2016年12月20日。證據(jù)1-2系本專利的優(yōu)先權(quán)文件，提交申請(qǐng)的時(shí)間為2017年01月10日，晚于證據(jù)1-4的申請(qǐng)日；比較證據(jù)1-1、證據(jù)1-2和證據(jù)1-4的技術(shù)內(nèi)容可知，三者技術(shù)方案完全相同，對(duì)此專利權(quán)人亦明確認(rèn)可；從證據(jù)1-3的存檔文件看，專利權(quán)人未就本專利的技術(shù)方案提交保密審查，對(duì)此專利權(quán)人亦無(wú)異議。因此，本專利屬于先在美國(guó)提出專利申請(qǐng)，后在中國(guó)申請(qǐng)專利且未履行保密審查的情形，其能否獲得專利保護(hù)，關(guān)鍵在于本專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容究竟是在國(guó)內(nèi)還是在國(guó)外完成的。

 

首先，請(qǐng)求人負(fù)有證明本專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在國(guó)內(nèi)完成的初步證明責(zé)任，其舉證需要達(dá)到高度蓋然性的要求。判斷本專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容是否在國(guó)內(nèi)完成，可以從以下兩個(gè)角度綜合考察。

 

一是從專利權(quán)人住所地的角度。證據(jù)2-1為專利權(quán)人公司的招股說(shuō)明書(shū)，其封面載明，專利權(quán)人公司住所地在浙江省紹興市新昌縣，第1-1-113頁(yè)記載，“公司始終注重研發(fā)體系的建設(shè)和完善，建有省級(jí)高級(jí)技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心和省級(jí)企業(yè)研究院”“2011年，公司獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)資格”；第1-1-114頁(yè)記載，“公司完成了‘多功能醫(yī)療床智能驅(qū)動(dòng)與控制系統(tǒng)’‘高精度電動(dòng)推桿’兩項(xiàng)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目”“2016年完成了直筒型升降立柱……等多個(gè)省級(jí)新產(chǎn)品驗(yàn)收”。根據(jù)以上內(nèi)容可知，專利權(quán)人的住所地和其研發(fā)機(jī)構(gòu)均在中國(guó)境內(nèi)，且無(wú)相反證據(jù)表明在證據(jù)1-4美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，專利權(quán)人公司在國(guó)外有具備技術(shù)研發(fā)或產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力的機(jī)構(gòu)，因此可初步證明專利權(quán)人公司所擁有的本專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容高度可能是在中國(guó)國(guó)內(nèi)完成的。

 

二是從發(fā)明人國(guó)籍的角度。根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第13條的規(guī)定：專利法所稱發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人，是指對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。根據(jù)該款規(guī)定，凡是被記載為發(fā)明人的，就應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)或?qū)嵸|(zhì)性內(nèi)容作出了創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。本專利載明的發(fā)明人為胡仁昌、陸小健、黃占輝和張東行，該四人均應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為是對(duì)本專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。根據(jù)證據(jù)2-1的記載，胡仁昌、陸小健和黃占輝均為“中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)”（參見(jiàn)證據(jù)2-1的第1-1-218頁(yè)、第1-1-219頁(yè)和第1-1-121頁(yè)），且該三人均為專利權(quán)人公司的員工，在無(wú)相反證據(jù)的情況下，胡仁昌、陸小健、黃占輝三人做出職務(wù)發(fā)明的工作地應(yīng)當(dāng)被認(rèn)為在國(guó)內(nèi)。另外，證據(jù)2-2報(bào)道的主題是“新昌張東行：永攀科技高峰的‘追夢(mèng)人'”，其中記載，張東行“擔(dān)任辦公室事業(yè)中心研發(fā)部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)辦公桌升降系統(tǒng)”“機(jī)緣巧合下，來(lái)到浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)股份有限公司工作”“工作六年來(lái)，他不忘初心，始終踐行著自己對(duì)科技創(chuàng)新的堅(jiān)持”“這幾年，張東行帶領(lǐng)的智慧辦公團(tuán)隊(duì)取得了不俗的成績(jī)”?；谝陨蟽?nèi)容，一方面，可初步證明張東行的工作任務(wù)與本專利具有關(guān)聯(lián)性，另一方面也表明其工作地在國(guó)內(nèi)。

綜上，請(qǐng)求人提供的證據(jù)可初步證明本專利的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容在國(guó)內(nèi)完成具有高度蓋然性。

 

其次，如果專利權(quán)人不能提供充分的反證推翻以上認(rèn)定，表明本專利的發(fā)明創(chuàng)造是在國(guó)外完成的，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)不利的法律后果。本案中，專利權(quán)人提交反證1，擬證明本專利的技術(shù)方案是胡仁昌于2016年在美國(guó)出差期間完成的。

 

首先，反證1為由紹興市公安局出入境管理局出具的“出入境記錄查詢結(jié)果”，顯示本專利的發(fā)明人之一胡仁昌于2016年06月12日至2017年06月16日期間的出入境記錄，其中在證據(jù)1-4的申請(qǐng)日（2016年12月20日）之前，胡仁昌共有三次從上海的出境記錄，分別是2016年06月12日至07月03日前往加拿大、2016年10月24日至10月31日前往德國(guó)、2016年11月13日至24日前往美國(guó)。該反證1本身只能證明在以上期間胡仁昌曾經(jīng)有出境經(jīng)歷，并不能直接證明本專利的發(fā)明創(chuàng)造系胡仁昌在國(guó)外完成。而且，除了胡仁昌外，本專利還有三位發(fā)明人，均為對(duì)發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容作出貢獻(xiàn)的人，該反證1不能證明另外三位發(fā)明人陸小健、黃占輝、張東行在國(guó)外完成本專利的發(fā)明創(chuàng)造。

 

其次，專利權(quán)人稱本專利的發(fā)明創(chuàng)造主要是胡仁昌在美國(guó)完成的，但根據(jù)反證1可知，胡仁昌僅于2016年11月13日至24日前往美國(guó)，短短十天內(nèi)，作為專利權(quán)人公司董事長(zhǎng)的胡仁昌不僅形成技術(shù)方案的完整構(gòu)思，還完成了美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)所需的材料和所有申請(qǐng)手續(xù)，這一主張的合理性明顯不足。

另外，從證據(jù)2-1可以看出，專利權(quán)人公司作為一擬上市公司，有完備的公司構(gòu)架，其主張本專利的發(fā)明創(chuàng)造在國(guó)外完成，應(yīng)有能力提供所述發(fā)明創(chuàng)造在國(guó)外研發(fā)和完成的直接證據(jù)。在專利權(quán)人未能提供充分證據(jù)，未盡到舉證義務(wù)的情況下，應(yīng)承擔(dān)舉證不利的法律后果。

 

綜上所述，請(qǐng)求人提交的證據(jù)能夠相互印證，證明本專利的發(fā)明創(chuàng)造在國(guó)內(nèi)完成具有高度蓋然性，在專利權(quán)人未能提供充分的證據(jù)推翻上述事實(shí)的情況下，合議組確認(rèn)本專利的發(fā)明創(chuàng)造是在國(guó)內(nèi)完成的。鑒于專利權(quán)人將其在國(guó)內(nèi)完成的發(fā)明創(chuàng)造于2016年12月20日遞交美國(guó)臨時(shí)專利申請(qǐng)之前，未履行向國(guó)務(wù)院專利行政部門提請(qǐng)進(jìn)行保密審查的義務(wù)，根據(jù)專利法第20條第1款、第4款的規(guī)定，本專利權(quán)利要求1-11的技術(shù)方案不能被授予專利權(quán)。

 

鑒于已經(jīng)得出本專利權(quán)利要求1-11不符合專利法第20條第1款的規(guī)定應(yīng)當(dāng)被宣告全部無(wú)效的結(jié)論，故合議組對(duì)請(qǐng)求人提出的其他無(wú)效理由不再予以評(píng)價(jià)。

 

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