境外展會知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指南（2024年版）（六）

企業(yè)在參加境外展會時面臨知識產(chǎn)權(quán)爭端，可能會產(chǎn)生巨大損失。因此，在參加境外展會前，應(yīng)當(dāng)熟知展會所在地的知識產(chǎn)權(quán)法律法規(guī)政策規(guī)定，以及可能會遭遇的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，事先在目標(biāo)國家進行知識產(chǎn)權(quán)布局，建立相應(yīng)防控機制。但考慮到境外布局費用不低、難度較大，因而是否需要布局、如何布局都必須予以綜合考慮。

 

境外專利布局

 

（一）專利布局必要性分析

 

是否有必要在境外申請專利，企業(yè)主要可以考慮以下方面：

 

1.為自身產(chǎn)品賦予知識產(chǎn)權(quán)屬性。在境外獲得專利保護可以為企業(yè)的產(chǎn)品進入海外市場保駕護航，能夠幫助維護、鞏固和提升產(chǎn)品的市場地位和競爭優(yōu)勢。

 

2.抗衡或制約競爭對手。開展境外專利布局可以幫助企業(yè)增強專利實力，借此抗衡或制約競爭對手；幫助企業(yè)建立專利壁壘，未來通過專利訴訟等方式來牽制市場同質(zhì)化競爭對手。

 

3.直接獲取利潤。開展境外專利布局可以幫助企業(yè)獲得有價值專利，并有可能通過許可、轉(zhuǎn)讓等方式直接獲取利潤；也可幫助企業(yè)在商業(yè)談判、兼并重組、融資、上市等海外市場運營活動中提高無形資產(chǎn)價值，從而獲取利潤。

 

4.增加產(chǎn)品附加值。開展境外專利布局能夠幫助企業(yè)獲取具有排他性的知識產(chǎn)權(quán)，助力企業(yè)打造自有品牌，增加產(chǎn)品附加值。

 

5.增加供應(yīng)鏈風(fēng)險應(yīng)對籌碼。企業(yè)圍繞上下游產(chǎn)品開展境外專利布局，有助于提高企業(yè)的議價能力及風(fēng)險控制能力。

 

6.影響產(chǎn)業(yè)規(guī)則。在通信等行業(yè)，圍繞國際技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展境外專利布局，并推動由此獲得的相關(guān)專利納入到標(biāo)準(zhǔn)之中，這將有助于提高企業(yè)對產(chǎn)業(yè)規(guī)則的影響力，進而爭取市場主導(dǎo)地位。

 

（二）境外專利布局方式

 

境外專利布局主要涉及以下方面：

 

1.技術(shù)和目標(biāo)國家或地區(qū)的選擇

 

選擇什么樣的技術(shù)去海外布局、去什么樣的國家或地區(qū)布局，需要綜合考慮技術(shù)因素和市場因素。其中，技術(shù)因素包括：該技術(shù)是否為核心技術(shù)、新穎性和創(chuàng)造性如何、是否有替代技術(shù)等。對每項核心技術(shù)創(chuàng)新申請基礎(chǔ)專利，對關(guān)聯(lián)外圍技術(shù)申請專利保護，避免他人專利阻礙業(yè)務(wù)開展；通過對產(chǎn)品或技術(shù)實施多項專利申請保護，降低專利侵權(quán)風(fēng)險。市場因素包括：當(dāng)前相關(guān)產(chǎn)品的主要市場以及未來的潛在市場、與競爭對手的博弈情況等。如海爾公司在海外通過規(guī)模化專利申請與策略的專利布局，形成完善的專利保護網(wǎng)，有力地防控了海外市場的知識產(chǎn)權(quán)安全風(fēng)險。

 

2.申請境外專利途徑

 

（1）直接申請

 

申請人可以將技術(shù)方案寫成專利申請文件，并翻譯成目標(biāo)國家或地區(qū)的官方語言文本，最后提交到目標(biāo)國家或地區(qū)的專利局。針對直接申請途徑，需要在提交至目標(biāo)國家或地區(qū)之前，在中國知識產(chǎn)權(quán)局先申請并進行保密審查。

 

（2）巴黎公約途徑

 

該途徑申請過程如下：申請人可以在中國先交一個專利申請作為首次申請，在首次申請的申請日起12 個月內(nèi)，其可以向其他國家或地區(qū)提交第二個申請。第二個申請可以要求首次申請作為優(yōu)先權(quán)，進而第二申請的優(yōu)先權(quán)日就是首次申請的申請日。針對不同專利類型，所規(guī)定的優(yōu)先權(quán)期限不一樣。發(fā)明和實用新型專利的優(yōu)先權(quán)期限是12 個月內(nèi)，而外觀專利的優(yōu)先權(quán)期限是 6 個月內(nèi)。

 

（3）PCT 途徑

 

該途徑申請過程如下：首先在中國先交一個專利申請，在中國專利申請日的 12 個月內(nèi)，可以提交一個 PCT 國際專利申請，并要求該中國專利申請作為優(yōu)先權(quán)。PCT 國際專利申請不是一個確權(quán)的程序，只是一個申請途徑。需要在 PCT 進入某一目標(biāo)國家，然后由目標(biāo)國家的審查員對專利進行審查并通過后才真正獲得一個專利權(quán)。PCT 組織下屬有 100 多個成員國，各個成員國對 PCT 進入國家階段的期限的規(guī)定不一樣，大部分國家規(guī)定 PCT 進入期限為 30 個月。一般來說，如果企業(yè)希望有更長時間考慮海外專利申請目標(biāo)國家或地區(qū)，PCT 途徑可能會比較合適。而如果企業(yè)已經(jīng)明確了要進入的目標(biāo)國家或地區(qū)，巴黎公約可能會更便宜一些。如果企業(yè)希望進入的是巴黎公約或 PCT 成員國以外的國家或地區(qū)，則只能選擇直接申請。

 

境外商標(biāo)布局

 

目前，境外展會中面臨的知識產(chǎn)權(quán)糾紛中，商標(biāo)權(quán)糾紛占多數(shù)。結(jié)合大多數(shù)國家或地區(qū)的商標(biāo)注冊保護采用的是“先申請原則”來看，企業(yè)如前往境外參展，商標(biāo)的境外注冊布局工作就顯得尤為重要，須做到“市場未動，商標(biāo)先行”。通常境外商標(biāo)布局主要考慮以下五個層面：

 

（一）商標(biāo)樣式

 

考慮到海外商標(biāo)在各個國家或地區(qū)的語言、文化習(xí)俗、以及商標(biāo)法律法規(guī)的差異，建議結(jié)合目標(biāo)市場消費者的認(rèn)知、語言習(xí)慣、文化風(fēng)俗以及商標(biāo)法的特殊規(guī)定，設(shè)計和選用既能夠代表企業(yè)或者品牌形象，又能在當(dāng)?shù)叵M者中具有較高的辨識度，同時符合當(dāng)?shù)胤梢?guī)定的商標(biāo)進行布局。

 

（二）目標(biāo)國家或區(qū)域

 

企業(yè)可結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，先從三個方面來評估衡量，最終決定在何處注冊商標(biāo)：一是根據(jù)出口需求，對企業(yè)的出口地區(qū)進行規(guī)劃；二是看市場潛力，對所在地區(qū)的人口數(shù)量、經(jīng)濟體量、消費能力等進行比較研究，看是否符合企業(yè)產(chǎn)品的銷售定位；三是開展同行研究，參考同行的商標(biāo)保護策略，制訂自己的企業(yè)商標(biāo)規(guī)劃布局。

 

區(qū)域劃分可劃分出核心區(qū)域、重要區(qū)域和其它區(qū)域，并根據(jù)不同區(qū)域來進行不同的境外商標(biāo)布局。其中，核心區(qū)域可以是產(chǎn)品已經(jīng)出口或者即將出口的區(qū)域，重要區(qū)域可以是產(chǎn)品預(yù)計出口的區(qū)域，而其它區(qū)域可以是中短期無明確規(guī)劃但長期可能會覆蓋，包括在部分搶注高發(fā)地區(qū)進行提前防御布局的區(qū)域。企業(yè)通常要將自己的核心商標(biāo)做重點保護，在發(fā)達地區(qū)開展全覆蓋保護。但如果企業(yè)經(jīng)濟條件不允許，則可以僅選擇在產(chǎn)品主要出口國予以注冊。

 

（三）商品和服務(wù)的注冊類別

 

大多數(shù)國家或地區(qū)采用的是尼斯國際商品及服務(wù)分類，部分國家或地區(qū)的商標(biāo)分類規(guī)范與尼斯分類可能有所差異?？梢愿鶕?jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要、經(jīng)營范圍、產(chǎn)品出口規(guī)劃、防御性保護的需求、目標(biāo)國家的商品分類特點，同時參考同行的保護案例來選擇商品或服務(wù)。優(yōu)先在核心類別和重要類別上進行重點規(guī)劃布局，再結(jié)合經(jīng)濟實力，如認(rèn)為有必要也有能力，也可以擴大商品和服務(wù)的注冊范圍(如上下游企業(yè)涉及的商品/服務(wù)、核心/重要/關(guān)聯(lián)類別或熱門的重要類別等)，以更好地保護企業(yè)商標(biāo)權(quán)益。

 

（四）商標(biāo)申請主體

 

集團公司常見的境外商標(biāo)布局申請主體的模式如下：

 

方案一：統(tǒng)一由總公司名義申請，或者統(tǒng)一由知識產(chǎn)權(quán)管理公司來進行申請，再根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，許可授權(quán)給各地的子公司、分支機構(gòu)、代理商、經(jīng)銷商或者關(guān)聯(lián)公司使用。這種方式的優(yōu)點在于對商標(biāo)實行了統(tǒng)一管理，且易于對商標(biāo)布局統(tǒng)籌把控，布局管理成本相對較低。但由于商標(biāo)實際使用主體與權(quán)利主體不統(tǒng)一，在使用的規(guī)范性、使用證據(jù)的保留和收集上可能會有一定難度。

 

方案二：由實際使用主體負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌龅纳虡?biāo)布局，例如由各地的經(jīng)銷商代理商、子公司或者關(guān)聯(lián)公司作為商標(biāo)的申請人來進行申請。該模式統(tǒng)一了商標(biāo)的實際使用主體以及申請主體，但由于注冊人不統(tǒng)一，總公司可能會喪失對商標(biāo)的控制權(quán)，不利于商標(biāo)布局的統(tǒng)籌，同時總公司對商標(biāo)的把控管理成本和維護成本相對較高，并且可能會面臨經(jīng)銷商或者代理商搶注商標(biāo)的挑戰(zhàn)。

 

（五）商標(biāo)注冊途徑

 

企業(yè)到境外申請注冊商標(biāo)主要有兩種途徑：

 

（1）分別向各國或地區(qū)的商標(biāo)主管機關(guān)直接遞交商標(biāo)注冊申請。

 

（2）馬德里商標(biāo)國際注冊，即在馬德里聯(lián)盟成員國或地區(qū)間進行的商標(biāo)注冊。馬德里注冊的步驟主要是通過所在國家或地區(qū)的知識產(chǎn)權(quán)局提交申請，由世界知識產(chǎn)權(quán)組織進行形式審查，再由被指定締約方的國家或地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局進行實質(zhì)審查。

 

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