美國發(fā)明專利常見駁回情況及應(yīng)對措施

在美國申請專利，要經(jīng)過嚴格的實質(zhì)審查程序，在這個過程中，審查員會對申請是否滿足專利法規(guī)定的可專利性進行審查，并會發(fā)出審查意見通知書，申請人需要及時答復(fù)才能保證審查的正常進行，因此，熟悉審查意見并進行答復(fù)是申請專利時必不可少的一步，不僅有利于提高專利授權(quán)的效率，還能節(jié)省費用。

 

美國發(fā)明專利申請進入全面審查階段，申請人會收到三種審查意見通知，包括，Non-final Rejection、Final Rejection和Advisory Action。

 

3種審查意見

 

1.Non-final Rejection (NFR)—非終審駁回：

 

申請收到的第一個審查意見或是RCE之后的第一個審查意見，表示審查員第一次提出至少一個影響申請獲得授權(quán)的新問題。

 

2.Final Rejection (FR)—終審駁回：

 

申請人在答復(fù)先前審查意見時沒有完全解決或克服所有的問題的情況下，審查員下發(fā)的最終駁回，也有少數(shù)情況下第一個審查意見是Final Rejection。

 

3.Advisory Action—咨詢意見書：

 

申請人對Final OA的答復(fù)未能使得申請?zhí)幱谀鼙皇跈?quán)，則申請人會收到Advisory Action（簡稱AA）。需要強調(diào)的是，AA可以看作是Final OA的延伸，即AA的答復(fù)期限等于Final OA的答復(fù)期限。

 

Non-final Rejection與Final Rejection，申請人一般可能還會同時收到另外兩份文件，一個是審查員引用文獻（references cited by examiner），另一個是申請人提交并被審查員參考的文獻（list of references cited by applicant and considered by examiner）

 

Non-final Rejection & Final Rejection審查意見是對專利性的全面審查的意見，涉及實質(zhì)性駁回的通常有以下幾類

 

 

OA類型匯總

 

 

駁回類型及應(yīng)對措施

 

1.限制要求

 

對于初審合格的美國專利申請，審查員在進行實質(zhì)審查前先對其是否符合美國專利法第121條的限制要求進行審查，如果一件申請的權(quán)利要求中存在兩項以上相互獨立或相互區(qū)別的發(fā)明時，審查員可以發(fā)出限制要求通知書，要求申請人將本申請限制在其中一項發(fā)明，即要求申請人選擇本申請所要保護的發(fā)明。對于其他未選擇保護的發(fā)明，申請人可以提出分案申請。

 

答復(fù)期限：自發(fā)文日起2個月，最多可延長4個月，但需繳納相應(yīng)延期費。

 

應(yīng)對措施：針對限制要求通知的答復(fù)中，申請人必須在多個發(fā)明之間做出選擇，但可以同時提交對限制要求通知的反對意見，陳述本申請不滿足限制要求的兩個基本條件之一的理由。

 

2.非最終審查意見

 

通常是申請在實審階段收到的第一封審查意見或是請求繼續(xù)審查后的第一個審查意見，表示審查員首次提出該專利申請至少存在一個影響授權(quán)的新問題。

 

答復(fù)期限：自發(fā)文日起3個月，最多可延長3個月，但需繳納相應(yīng)延期費。

 

應(yīng)對措施：針對審查員提出的缺陷，申請人必須做出答復(fù)或修正，同時，還可以對權(quán)利要求或申請文件其他內(nèi)容進行修改來客服缺陷。如果缺陷得以克服，并且申請人的回復(fù)中沒有引入新的缺陷，審查員可能會向申請人發(fā)出授權(quán)通知書。

 

3.最終審查意見

 

申請人在答復(fù)非最終審查意見時沒有完全解決或克服所有的問題而導致該專利申請無法授權(quán)時，審查員會下發(fā)最終審查意見，同時，會告知申請人相應(yīng)的救濟措施。

 

答復(fù)期限：自發(fā)文日起3個月，最多可延長3個月，但需繳納相應(yīng)延期費。

 

應(yīng)對措施：終審意見通知發(fā)出后，申請人理論上不能再對權(quán)利要求進行修改。如需對權(quán)利要求進行修改，且改動不大，可考慮先答復(fù)終審意見通知書并同時提出AFCP2.0請求，從而有一定機會說服審查員，免去提出RCE帶來的時間和資金成本。如果認為問題不容易克服，想要使實質(zhì)審查流程回到最初，可以提出RCE并繳納規(guī)定的費用，使審查員重新進行審查。

 

4.勸告書

 

申請人針對終審意見通知書提交的答復(fù)如果仍然不能說服審查員，致使申請不能被授權(quán)，此時審查員發(fā)出的審查意見通知書為勸告書，提示申請人可以就終審意見提交RCE或提出上訴。

 

答復(fù)期限：可以將勸告書看作是最終審查意見的延伸，所以答復(fù)期限為最終審查意見發(fā)文日起的3個月，最多可延長3個月，但需繳納相應(yīng)延期費。

 

應(yīng)對措施：通常情況下，已經(jīng)不允許申請人對權(quán)利要求或申請文件其他內(nèi)容進行實質(zhì)性修改，但是申請人可以根據(jù)自身實際情況選擇不同的應(yīng)對方式，例如提交RCE并繳納相關(guān)費用重新進行審查或針對當前權(quán)利要求，就現(xiàn)有技術(shù)和可專利性的實質(zhì)性問題向?qū)＠麑徟泻蜕显V委員會提出上訴。
 

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